论商标法中的“公众使用规则”

(作者：董笃笃)

　　随着商标法从侵权法向财产法的演变，商标法内部“保护消费者原则”与“在先原则”这两大基本原则间的冲突也日益突显。对于该冲突的解决，仅仅将商标法定性为知识产权法带来的毋宁是模糊与不确定性，毕竟知识产权本身都是一个前途未卜的观念。基本原则的具体化过程可容纳不同的价值取向或立法政策。在欠缺明确价值判断或政策指引的前提下，基本原则的内涵与边界大多借助个案裁决来逐步澄清，个案裁决也可为价值判断或政策选择提供良好的讨论平台。本文拟围绕我国2011年吉利“陸虎”商标争议案展开分析，结合中美两国商标法相关判例，努力探求平衡保护消费者原则与在先原则的具体操作方法。

一、吉利“陸虎”商标案争议的实质

　　是保护消费者原则与在先原则间的冲突吉利集团有限公司（下简称“吉利”）于1999年11月10日向国家工商行政管理局商标局提出申请，并于2001年3月7日核准注册第1535599号“陸虎”商标，核定使用的商品类别为《商标注册用商品和服务国际分类》第12类“摩托车；陆地车辆发动机；陆地车辆变速箱；汽车；货车（车辆）；汽车（车辆）；小汽车；汽车；汽车车身；运货车”（类似群为1202、1203）。2011年，吉利对该商标申请续展，该商标的有效期已续展至2021年3月6日。

　　2004年4月16日，英国路华公司（下简称“路华”）向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下简称“商评委”）对“陸虎”商标提出撤销注册申请，认为其“陆虎”及其“陆虎”牌汽车已经为广大的中国消费者所熟悉和认可，在中国的汽车市场具有了相当的知名度和影响力，争议商标与路华在先使用并有广泛市场影响力的“陆虎”商标构成混淆性近似，吉利构成恶意抢注，违反了《商标法》第31条的规定，应予以撤销。路华为证明其主张，提交了1999年11月10日之前我国媒体对“陆虎”商标的宣传报道材料复印件。商评委认为，在争议商标申请注册前尚无充分证据证明申请人主动在中国市场宣传、使用“陆虎”商标，并具有一定影响，故争议商标未构成《商标法》第31条所指以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标的情形。裁定争议商标予以维持。

　　路华不服该裁定，向北京市第一中级人民法院（下简称“北京一中院”）提起诉讼。北京一中院认为，“鉴于在争议商标申请日以前，从相关媒体对‘LAND ROVER’品牌的原权利人宝马公司的相关负责人的采访文章中可以看出，宝马公司认可中文‘陆虎’对其‘LAND ROVER’越野汽车商品进行指代，可以证明其在中国将中文‘陆虎’作为其‘LAND ROVER’的中文商品名称。并且，在相关公众中，中文‘陆虎’在中国市场的使用已经具有一定影响，第三人作为专业的汽车生产企业，理应知晓中文‘陆虎’与‘LAND ROVER’的对应关系以及在行业内的知名度，但其仍然将中文‘陆虎’申请注册在汽车等商品上，其行为明显具有不正当性，不符合《商标法》第31条的规定。判决撤销商评字〔2010〕第17256号关于第1535599号‘陸虎’商标争议裁定。”之后，商评委和吉利均不服，向北京市高级人民法院（下简称“北京高院”）提起上诉，要求撤销一审判决，维持第17256号裁定。但北京高院支持一审判决，驳回上诉。

　　该案争议的焦点在于：仅凭借我国媒体对“陆虎”标识的宣传报道，是否足以证明路华“使用”了“陆虎”商标，并据此认定吉利注册与“陆虎”相近似之“陸虎”商标的行为，构成《商标法》第31条后半句“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。商评委主张，仅依靠我国媒体的报道（包括相关媒体的中文翻译），即使“陆虎”与路华在消费者中已形成对应关系，只要路华没有主动使用“陆虎”进行宣传，就不构成第31条的“使用”。但北京高院则主张，即使没有主动宣传，只要在接受相关媒体采访时，媒体或商标持有人使用了中文“陆虎”，就构成第31条中的“使用”。从结果看，商评委更倾向于财产理念下的在先原则；主张无论消费者如何理解“陆虎”，只要自己没有对该标识予以投资，路华便不应享有相关权利。而北京高院更倾向于反不正当竞争理念下的保护消费者原则；主张无论谁投资、是否投资，都应首先维护消费者利益。

二、公众使用规则的发展——保护消费者原则与在先原则的协调

　　传统上，商标法以“消费者保护理论”为基础，基本上是侵权法规则，即侵占商标权人信誉的侵权行为和欺骗消费者的侵权行为。但财产化后的商标法则以“制造商激励理论”为基础，赋予了标志的在先使用人监视伪造标志行为的权利，以保护商标创作投资、与商标有关的产品的广告和宣传投资、与产品有关的其他投资等投资形式。我国2001年对《商标法》进行修改时将原来第1条中“以保障消费者的利益，促进社会主义商品经济的发展”的表达修改为“以保障消费者和生产、经营者利益，促进社会主义市场经济的发展”，并由此确立了商标法中在先原则与保护消费者原则这两大基本原则。一般而言，商标法的“消费者保护”和“制造商激励”常常是一个硬币的两面。“这两个理论可能会在某些案件中导致不同的结果。　假如生产商已经投入大量资金创作和宣传一个商标，但公众还未开始把该标志与该产品联系在一起，那么将产生什么结果？其竞争者能在相同或相似的商品上使用该标志吗？”

　　对此，美国商标法经过近百年的发展，已积累了一系列涉及商标昵称之公众使用的判例。这些判例所形成的规则被称为“公众使用规则（Public Use Rule或Public UseDoctrine）”。从1916年可口可乐（Coca-Cola）诉Koke Co. of Am.案开始，可口可乐诉Los Angeles Brewing案、可口可乐诉Christopher案等都适用保护消费者原则，承认商标持有人可因商标昵称的公众使用而享有排除他人使用商标昵称的权利。1942年可口可乐诉Busch案第一次确认，若商标持有人没有使用商标昵称，在其以商标昵称的公众使用为由主张相关权利时，保护消费者原则与在先原则间会发生明显冲突。该案法院认为，从纯粹的商标法来看，可口可乐因没有自己使用“KOKE-UP”而不应享有商标法上的权利；但从更宽泛的反不正当竞争的角度看，公众使用的、并能发挥指示产品来源功能的商标昵称，应享有与商标同样的保护。1980年大众公司（VolkswagenwerkAktiengesellschaft）诉Hoffman案第一次明确将“公众使用规则”界定为商标法中的规则，而非仅仅是反不正当竞争法的规则；主张即使商标持有人未使用商标昵称，若不反对公众使用，其在商标昵称上的权利便应获得保护。但该案法院也增加了公众使用之商标昵称受保护的要件，即“商标持有人不反对公众使用”。该要件与保护消费者原则间存在冲突，因为无论商标持有人是否反对，商标昵称和商标在消费者那里都已形成对应关系。与此相关的判例多围绕《兰哈姆法》第2条第4款中的“在先使用”而展开，核心焦点是：凭借在先的商标昵称之公众使用，商标持有人是否应有权要求他人撤销对于该商标昵称的注册；或者，当商标昵称的在先权利人要求撤销商标持有人对于商标昵称的注册时，商标持有人是否有权反对。围绕这些问题而产生的判例，呈现出两种类型化趋势：

　　第一，除在先的商标昵称的公众使用外，若商标持有人“类似使用（analogous use）”了商标昵称，便应享有排除他人使用该商标昵称的权利。比如，在1973年Bunny Club中，申请人Pieper要求美国商标审理与上诉委员会（下简称“TTAB”）撤销Playboy所注册的“BunnyClub”商标。TTAB拒绝了申请人的撤销申请。因为Pieper于1964年成立“Bunny Club”；但Playboy早在1950年代中期就在其杂志或图片上使用“Bunny”标识，于1960年成立了由被称为“bunnies”的成员所组成的俱乐部，该俱乐部被新闻报道称为“Bunny Club”。在1975年以后的一系列“Bug”案中，大众公司要求TTAB撤销Thermo-Chem的注册商标“BUG COOLER”。TTAB支持了该撤销申请。因为“BUG”是消费者对于大众公司某产品的昵称。大众公司在Thermo-Chem注册商标之前，尽管没有在产品上使用“BUG”标识，但大众公司及其销售商在广告中使用了“BUG”标识。同年，大众公司要求撤销Lieffring Industries，Inc.的注册商标“WUNDERBUG”。TTAB认为，由于大众公司的销售商在广告中使用了“BUG”标识，因此被申请人的注册商标构成了混淆的可能性，裁定予以撤销。1976年大众公司要求撤销Advance Welding& Mfg的注册商标“TULE BUG”。TTAB再次主张，鉴于广告中对于“BUG”的公众使用，尽管大众公司没有将“BUG”作为商标使用，但其仍有权要求撤销被申请人的注册商标“TULEBUG”。在1977年OXY案中，申请人Norac是注册商标“OXY”的持有人，要求撤销被申请人Occidental一系列含有“OXY”的注册商标。TTAB认为，Occidental在Norac注册之前，已将“OXY”作为其上市股票的标识，因此拒绝撤销。至于“类似使用”的认定标准，可类推适用1996年T.A.B. Sys.诉PacTel Teletrac案，考察使用方式创设某标识与产品间对应关系之公共辨识度的本质及程度。

　　第二，仅依靠在先的商标昵称的公众使用，但商标持有人没有任何使用时，应考察公众使用的目的，以决定商标持有人是否应享有排除他人使用该商标昵称的权利。在“BIG BLUE”中，IBM于1988年申请注册“BIG BLUE”商标，但big blue公司以其于1984年就开始使用“BIGBLUE”为由提出异议。IBM主张，其早在1960年代就通过公众使用而形成了与“BIG BLUE”的对应关系。TTAB认为，仅依靠媒体或消费者的公众使用，并不足以使IBM对“BIG BLUE”享有某种排他性权利，也不足以使其享有注册商标的权利。但由于最后IBM撤回了注册申请，TTAB最终的态度也不得而知。在“ACE”案中，American Cinema Editors要求TTAB撤销National CableTelevision Association的注册商标“ACE”；宣称在被申请人注册之前，其已通过单纯的新闻报道等公众使用获得了某种权利。TTAB支持了申请人的请求。但被申请人不服，上诉至法院，认为申请人举证的那些公众使用，不足以证明申请人将“ACE”作为交易名称来使用。对此，法院采取的标准是：若标识昵称之公众使用的目的是给该标识持有人带来与其该标识相关的利润，就足以使标识持有人获得排除他人使用的权利。

　　因此，根据美国判例法所确立的“公众使用规则”，仅凭借在先的媒体或消费者对于商标昵称的公众使用，是否足以使商标持有人享有某种权利，是有条件的，因而也是不确定的。该规则适用保护消费者原则，但也同样考虑在先原则。

三、公众使用规则协调在先原则与保护消费者原则的具体适用

　　结合美国商标法中的“公众使用规则”，吉利“陸虎”商标争议案中商评委与北京高院分别处于两个极端，要么完全否认公众使用的效力，要求路华对“陆虎”主动使用；要么完全承认公众使用的效力，而不论公众使用之情形如何。两者都未遵循衡平在先原则与消费者保护原则的理念。根据公众使用规则，为平衡两者，以便协调吉利因在先申请“陸虎”商标而获得的财产利益与消费者利益之间的关系，在认定吉利是否构成《商标法》第31条之“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”时，需证明在吉利申请注册之前：第一，“陆虎”经过公众使用获得了确定的昵称，在消费者观念中形成了与路华的唯一对应关系。第二，宝马公司相关负责人（1999年宝马汽车公司北京代表处首席代表）接受相关媒体（《中国汽车报》）采访时使用中文“陆虎”指代“LAND ROVER”，应被视为“类似使用”了“陆虎”标识；这关键在于该采访对于创设或提升“陆虎”与“LANDROVER”间对应关系之公共辨识度的本质及程度。第三，若不应被视为“类似使用”，应再考察《中国汽车报》、《经济日报》、《国际经贸消息》、《汽车商标》等媒体对于“陆虎”之公众使用的目的。

　　该案中，第一，“LAND ROVER”的中文音译为“兰德·罗孚”，意译为“陆地漫步者”，“陆虎”并不构成商标的指称和使用。根据“陸虎”商标注册时已发生的41份新闻报道或评论文章，应认定“陆虎”经过公众使用已成为“LANDROVER”的昵称。但该昵称并不是唯一的，“LAND ROVER”的昵称除“陆虎”外，还同时使用有“罗孚”、“兰德罗孚”、“路华”等。第二，《中国汽车报》1999年9月2日“不是大吃小而是快吃慢”报道中，时任宝马汽车公司北京代表处首席代表使用“陆虎”指代“LAND ROVER”的行为不足以构成对“陆虎”的“类似使用”。该访谈刊载于《中国汽车报》第4版“中国汽车新闻”中，属于新闻报道，不具备创设或提升“陆虎”与“LAND ROVER”对应关系之公共辨识度的本质。并且，在“LAND ROVER”已拥有“陆虎”、“罗孚”、“兰德罗孚”、“路华”多个昵称的背景下，该首席代表并未提及“陆虎”与其他昵称间的关系，也未明确提及“陆虎”与“LAND ROVER”的对应关系，仅将“陆虎”与“LAND ROVER”间的某种对应关系作为前提假设或背景，使用“陆虎”来介绍宝马公司的生产经营情况，无助于“陆虎”与“LAND ROVER”对应关系之公共辨识度的提升。第三，既然《中国汽车报》访谈中的使用行为不足以构成“类似使用”，则需考察其他新闻报道等公众使用的目的。显然，现有41份新闻报道的目的在于报道新闻时事或介绍汽车行业动态等，而不是为路华带来与“陆虎”相关的营销活动即实现利润。因此，根据公众使用规则，新闻报道等对于“陆虎”的公众使用不构成“在先使用”，不足以使路华获得排除他人使用的权利，吉利注册“陸虎”商标的行为没有侵犯路华的权利。

四、公众使用规则与我国商标法实践

　　依据平衡消费者保护原则与在先原则的公众使用规则，吉利“陸虎”商标争议案中，路华不应享有排除他人使用“陆虎”及相似标识的权利。该结论与我国已有司法判例的态度相一致。在辉瑞有限公司中，北京一中院及北京高院都主张在缺乏商标持有人自己使用商标昵称的证据下，商标昵称之公共使用（包括新闻报道、政府规范性文件等）不足以使商标持有人享有排除他人使用商标昵称的权利。在“索爱”商标争议行政案中，最高人民法院认为，该案中的争议商标“索爱”，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源；在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为该公司创设受法律保护的民事权益。若依此判例，在吉利“陸虎”商标争议案中，只要路华自己没有实际使用“陆虎”标识，便不应受到法律保护。

　　尽管如此，我国以上司法判例的理念与公众使用规则的理念不同，并没有遵循平衡消费者保护原则与在先原则的理念，而是主张在先原则优先于消费者保护原则。然而，在蒙特莎与费雷罗案中，最高人民法院通过将“国外已知名的因素”纳入“知名商品”的认定标准，忽视了对蒙特莎在争议包装、装潢上大量投资的保护。其事实上是主张在与知名商品相关的判例中，消费者保护原则应优先于财产理念下的在先原则。面对我国司法判例这种非此即彼式的态度，应如何平衡两原则是我国法律实践应当持续思考的问题。而引入并确立公众使用规则是与我国经济大国的地位相适应的，同时也应是科学发展和谐社会指导下司法的必然回应。

（编辑：中国西部涉外律师网）

> 一次不彻底地反正——兼评商标法第十五条“代理人”的概念

> 商标法第三次修改重大问题研究（二）

> 商标法第三次修改重大问题研究（三）

> 中国经济体制转型与《商标法》第三次修改

> 中国发展大局中的商标法修改

> 《商标法修正案（草案）》评述与修改建议(一)

> 《商标法修正案（草案）》评述与修改建议(二)

> 商标法制度变迁与竞争政策的适应性考察

> 商标法第三次修改重大问题研究（一）

> 商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第59条第3款

> 在先登记的企业名称与在后注册的商标权的冲突处理及驰名商标的司法认定